Países da marca registrada do sistema de madri

Membros da União de Madri.

A União de Madrid é composta por Partes Contratantes do Acordo de Madrid e do Protocolo de Madrid.

O escritório da Parte Contratante em que você solicita ou registra sua marca básica é chamado de "Escritório de Origem". Em seu aplicativo internacional, você pode selecionar Partes Contratantes nas quais gostaria de proteger sua marca ou expandir o escopo geográfico de seu registro internacional no Sistema de Madri posteriormente.

Membership.

Atualmente, a União de Madri conta com 100 membros, abrangendo 116 países. Esses membros representam mais de 80% do comércio mundial, com potencial de expansão à medida que a adesão cresce.

Procedimentos

A OMPI realiza um exame formal do pedido internacional, mas as Partes Contratantes podem ter requisitos e procedimentos específicos com relação a pedidos, registros ou designações através do Sistema de Madri.

Declarações

O Acordo de Madrid, o Protocolo e os Regulamentos Comuns permitem às Partes Contratantes fazer declarações relativas ao sistema de registo internacional, nomeadamente no que diz respeito à notificação de recusas e à cobrança de taxas individuais. Estas e outras declarações são importantes para considerar ao designar uma parte contratante.

Futuras Partes Contratantes.

Informação para as possíveis Partes Contratantes que considerem a adesão ao Sistema de Madrid para o Registro Internacional de Marcas.

Madri - O Sistema Internacional de Marcas.

O Sistema Madrid é uma solução conveniente e econômica para registrar e gerenciar marcas registradas em todo o mundo. Registre um único aplicativo e pague um conjunto de taxas para solicitar proteção em até 116 países. Modifique, renove ou expanda seu portfólio de marcas globais através de um sistema centralizado.

Você pode usar o Sistema de Madri se tiver uma conexão pessoal ou comercial com um dos membros do Sistema. Isso significa que você deve: ser domiciliado, ter um estabelecimento industrial ou comercial ou ser cidadão de um dos 116 países cobertos pelos 100 membros do Sistema Madri. Descubra o que os usuários dizem sobre o Sistema de Madri.

O custo de um registro de marca internacional inclui a taxa básica (653 francos suíços ou 903 francos suíços por uma marca em cor *), mais custos adicionais dependendo de onde você deseja proteger sua marca e quantas classes de bens e serviços serão ser coberto pelo seu registro.

Por exemplo, para registrar uma marca sem elementos de cor na Índia e na União Européia, e para uma classe de bens, o custo total será de 1.616 francos suíços [653 taxa básica + 62 (uma classe na Índia) + 897 ( uma classe na União Europeia)].

Depois de obter um registro de marca internacional, aplicam-se taxas adicionais para expandir o escopo geográfico de cobertura, modificar ou renovar seu portfólio de marca registrada.

* Se você apresentar sua solicitação no IP Office de um país menos desenvolvido (PMD), sua taxa básica será reduzida em 90% (para 65 ou 90 francos suíços).

A WIPO dá as boas-vindas ao Monitor de Madri e retira ROMARIN.

Madri e-serviços.

Banco de dados global de marcas.

Bens de Madrid & amp; Gerente de Serviços.

Banco de dados de perfis de membros.

Calculadora de taxas.

Formulário de Pedido Internacional (MM2)

Monitor de Madri.

Gerente de Carteira de Madri.

Usando o sistema de Madrid.

O Sistema de Madri apóia você durante todo o ciclo de vida de sua marca, desde a aplicação até a renovação. Use estes guias para saber mais sobre como pesquisar marcas comerciais existentes antes de solicitar proteção, como arquivar um aplicativo internacional e como gerenciar seu registro de marca internacional.

Pesquise antes de arquivar.

Antes de preencher um requerimento internacional, você deve procurar descobrir se marcas idênticas ou similares já existem em seus mercados-alvo. Use este guia para descobrir como pesquisar o Banco de Dados de Marcas Globais da WIPO antes de enviar sua inscrição, bem como localizar os registros de marca registrada de escritórios de marcas comerciais nacionais e regionais.

Arquivar um aplicativo internacional.

Para registrar um pedido internacional, você já deve ter se registrado ou solicitado uma marca em seu IP Office "doméstico". Saiba mais sobre o processo, incluindo sua qualificação para usar o Sistema de Madri, como preencher seu formulário de inscrição, taxas exigidas e como acompanhar o status de sua inscrição à medida que ela passa pelo processo de exame.

Monitore um aplicativo ou registro internacional.

Uma vez que você preencheu um requerimento internacional com seu escritório de marcas registradas, ele será certificado e enviado para a WIPO para exame. Saiba mais sobre as etapas do processo de registro internacional (incluindo os papéis desempenhados pela WIPO e por cada escritório de marcas nacionais / regionais) - incluindo uma prévia dos tipos de documentos que você pode receber pelo caminho.

Gerencie seu registro de marca registrada.

Você pode gerenciar facilmente seu registro de marca internacional através de nosso sistema centralizado. Descubra como renovar ou cancelar, ampliar o escopo geográfico da proteção, transferir a propriedade ou nomear um representante e aprender mais sobre os formulários necessários para suas solicitações.

Para proprietários de marcas registradas.

Recursos legais

Textos legais sobre marcas registradas Declarações feitas no âmbito do Sistema de Madri Guia para o Registro Internacional de Marcas da OMPI Gazeta de Marcas Internacionais (em Madrid Monitor) Resolução Alternativa de Conflitos.

Outros recursos.

Formulários do Sistema de Madri Exame Diretrizes para classificação de mercadorias & amp; serviços Office práticas em substituição do banco de dados de estatísticas IP | Madrid Estatísticas do sistema Madrid Taxas de pendência do sistema Extractos do Registo Internacional.

Atualizações de e-mail.

Destaques de Madrid - Notícias, artigos, dicas, estatísticas e publicações sobre o Sistema de Madrid (emitido trimestralmente) Notícias de Madrid - Informações Legais Avisos e atualizações sobre a evolução do Sistema de Madri Inscreva-se | Todos os boletins da OMPI.

Para escritórios IP.

Membros atuais.

Os membros atuais da União de Madri têm deveres tanto como um Escritório de Origem como um Escritório de uma Parte Contratante designada. Saiba mais sobre as obrigações dos membros, bem como ferramentas úteis como as estatísticas do Sistema de Madrid, modelos de formulários e provisões.

Membros futuros.

Tornar-se membro da União de Madri requer preparação. A OMPI está disponível para ajudar os possíveis membros a se prepararem para a adesão ao Protocolo de Madri. Saiba mais sobre o trabalho preparatório necessário e as ferramentas de acesso desenvolvidas especificamente para ajudar os novos membros através do processo de adesão.

Grupo de Trabalho e Assembleia de Madrid.

Os membros do Sistema de Madri se reúnem anualmente no Grupo de Trabalho e na Assembléia da União de Madri para discutir vários assuntos, com o objetivo de melhorar o Sistema de Madri para todos os usuários. Saiba mais sobre as reuniões passadas e futuras.

Novagraaf.

Formulário de Contato.

Precisa saber: o Sistema de Madri e as Marcas Internacionais.

O Sistema de Madrid para o registro internacional de marcas oferece aos proprietários de marcas a oportunidade de aplicar e manter a proteção de marcas registradas em mais de 90 países por meio de um único procedimento, em um idioma e um conjunto de taxas. No entanto, os níveis de proteção podem variar e o processo não é isento de falhas. Claire Jones, da Novagraaf, explica como fazer o melhor uso do sistema.

Para os proprietários de marcas que desejam registrar seus valiosos direitos de marca registrada em várias jurisdições internacionais, o Sistema de Madrid para o registro internacional de marcas fornece uma rota simples e econômica para a proteção. Administrado centralmente pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) em Genebra, o sistema permite que os proprietários de marcas designem mais de 90 países em um único procedimento, usando um idioma e pagando apenas um conjunto de taxas.

Em nossa experiência, alguns clientes podem obter economias de custo de mais de 40% em comparação com os registros nacionais.

Como funciona o processo de candidatura?

Um pedido de um Direito Internacional (RI) deve ser baseado em um pedido nacional inicial em um dos países membros (por exemplo, um pedido ou registro de marca no Reino Unido). Os candidatos podem optar por apresentar o seu pedido de RI ao mesmo tempo que fazem o seu pedido nacional ou a qualquer momento (mas no prazo de seis meses se pretenderem reivindicar prioridade).

Assim como nas aplicações nacionais, os proprietários de marcas precisam indicar a classe de bens e serviços a serem cobertos pela marca, mas também devem designar os territórios de interesse. Toda a administração e manutenção são tratadas centralmente pela OMPI, mas cada país designado resulta em uma marca que existe em seu próprio direito, da mesma forma que um pedido de marca nacional faria.

Benefícios do uso do sistema de Madrid.

Um processo de arquivamento simplificado que também leva à redução de custos; Toda a administração é simplificada e centralmente arquivada, registrada, renovada e mantida; Todos os pedidos e comunicações ocorrem no idioma escolhido pelo candidato (inglês, francês ou espanhol); Não há necessidade de nomear representantes locais em cada país designado; Não há formalidades documentais, por exemplo, procurações (embora as declarações de uso ainda sejam necessárias para algumas jurisdições); A proteção geográfica de uma marca internacional pode ser ampliada a qualquer momento, de modo que novas designações possam ser adicionadas à medida que se tornarem de interesse comercial; Há um período de exame fixo e finito: 12 meses ou 18 meses. Se nenhuma objeção for levantada pelo escritório de marcas registradas, o aplicativo ganhará proteção automática; Se nenhuma objeção for levantada pelo escritório de marcas nacionais ou oposições feitas por terceiros, não há necessidade de nomear um representante local naquele país. A designação da União Europeia para uma RI pode ser a forma ideal de proteger uma marca na UE, especialmente se for prevista uma objeção de apenas parte da UE. O sistema IR permite que a designação da UE seja convertida em designações nacionais nos países não afetados pela objeção e é frequentemente vista como um mecanismo menos pesado do que a conversão de um pedido de Marca Comunitária (CTM) diretamente depositado em aplicações nacionais.

Desvantagens do sistema de RI.

O aplicativo de RI deve ser baseado em um & lsquo; home & rsquo; arquivamento. Para clientes no Reino Unido, isso pode ser um pedido ou registro no Reino Unido ou CTM. É importante ressaltar que o aplicativo internacional depende do registro em casa por um período de cinco anos a partir da data de registro do IR. Da mesma forma, se o registro em casa for abandonado ou cancelado durante esse período de dependência, o registro internacional também será cancelado automaticamente. Isso é conhecido como um ataque central "&". É possível transformar & rsquo; as designações de um registro de RI centralmente atacado de volta a aplicativos nacionais; no entanto, isso eliminará todas as economias de custo feitas com o uso do sistema. Como o sistema da OMPI não contorna as leis locais de marcas registradas, objeções podem ser levantadas por terceiros, país a país. Isso significa que, mesmo que uma marca tenha sido aceita na jurisdição de origem, isso não significa que ela será aceita em cada país designado no aplicativo de RI. Prazos para responder a ações do escritório podem ser muito curtos e pode ser um desafio para nomear agentes e apresentar uma resposta oportuna. A China, por exemplo, geralmente tem um prazo de menos de duas semanas. O tempo gasto para processar aplicativos também pode variar muito. Em algumas jurisdições, o registro leva cerca de um a dois anos e é geralmente mais rápido do que um aplicativo nacional. No entanto, para designações como EUA e UE, a escala de tempo é bastante aumentada. Existem algumas jurisdições importantes não cobertas pelo sistema. Entre eles estão o Brasil, o Canadá, a Tailândia e grande parte do Oriente Médio. (Uma lista dos países membros do Acordo e do Protocolo pode ser encontrada no site da OMPI.) Em alguns países, notadamente no continente africano, as leis nacionais não foram atualizadas para reconhecer o sistema de registro internacional que pode levar à fiscalização. problemas.

O Sistema Madri é ideal para você?

Quantos países serão designados? Tantos ou tão poucos quanto você desejar. Dependendo dos países exigidos, pode ser mais barato ou mais fácil arquivar aplicativos nacionais, especialmente se uma empresa estiver interessada em apenas uma ou duas designações. Além disso, para algumas designações, os requisitos do Protocolo serão realmente mais rigorosos do que os requisitos nacionais. A marca será usada da mesma maneira em cada país? Um RI não pode ser alterado para refletir diferenças de uso / apresentação em cada designação, mas até certo ponto é possível limitar os produtos / serviços por país individual. Por exemplo, para evitar uma objeção conhecida. Quais países serão designados? Infelizmente, em certas jurisdições (mais notavelmente na Índia), um direito adquirido por RI é mais vulnerável do que um direito adquirido por meio de um registro nacional. Por essa razão, é melhor não adotar uma estratégia de tamanho único para registro; em vez disso, as empresas precisam avaliar os benefícios de custo e eficiência do Sistema de Madri com a necessidade de adquirir ampla proteção em mercados críticos. Além disso, existem várias anomalias em certos territórios chave; mais importante:

Além da data de renovação da marca registrada da OMPI, os EUA também têm um prazo de Declaração de Uso do 6º ano e um prazo de 10 anos para Renovação e Uso. Estes nem sempre são claros quando o registro é realizado, por isso é importante trabalhar com um advogado de IP que possa lembrá-lo de tais prazos-chave. Aplicações internacionais não são elegíveis para registro no Registro Suplementar. As aulas solicitadas através do Sistema de Madrid não podem ser alteradas, mesmo que a classe correta já esteja incluída na inscrição.

O Escritório de Marcas Comerciais da China divide cada classe designada em um sistema incomum de subclasses. Uma marca registrada em uma determinada subclasse cobrirá todos os itens nessa subclasse, mas não será efetiva em itens de outras subclasses, mesmo se eles estiverem dentro da mesma classe sob o aplicativo IR (que usa o sistema Nice Classification). "Serviços de varejo"; na classe 35 não são permitidos. Embora a designação receba proteção quando o processo de exame for concluído, os candidatos não receberão um certificado de registro. Isso pode causar problemas se os proprietários de marcas precisarem entrar em litígio na China, pois precisarão solicitar um Certificado Suplementar, um processo que incorre em taxas adicionais e pode levar até seis meses para ser obtido.

O Japão aplica taxas de designação em duas partes, com a segunda parte se tornando pagável quando o pedido for considerado aceitável para proteção. A falta de pagamento da taxa de segunda parte dentro do período definido resultará na cancelamento da designação.

Cada classe dentro do aplicativo de Madri será alocada em um número local separado.

Índia / Filipinas (e provavelmente Laos, Camboja e Tailândia quando eles acedem)

Só pode ser adicionado a um IR existente se o IR foi arquivado após os países terem aderido ao sistema de IR (Madrid).

Aproveitando ao máximo o sistema.

Para descobrir se o Sistema de Madri é ideal para você, fale com seu consultor Novagraaf ou entre em contato conosco.

Claire Jones é uma advogada de marca registrada no escritório de Londres da Novagraaf.

Introdução.

O registro de marcas registradas em várias jurisdições em todo o mundo é regido por dois tratados independentes & # 8211; o Acordo de Madrid (o Acordo) eo Protocolo de Madrid (o Protocolo). Apesar de seu nome, o Protocolo é um tratado separado e não um “protocolo” do Acordo. Juntos, o Acordo eo Protocolo são conhecidos como o Sistema de Madri. o Registo Internacional de Marcas (o Sistema de Madrid). Os Estados Partes no Acordo e / ou o Protocolo e as organizações que fazem parte do Protocolo são referidos colectivamente como Partes Contratantes. Juntos, constituem a União de Madrid, que é uma União Especial. nos termos do artigo 19.º da Convenção de Paris. O Sistema de Madri é um sistema administrado centralmente (pelo Escritório Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, WIPO) para obter um conjunto de registros de marcas em jurisdições distintas, criando, com efeito, uma base para um "registro internacional". de marcas. Este guia destina-se a destacar os recursos e questões importantes encontradas no uso do Sistema de Madri para o registro internacional de marcas.

O Acordo de Madrid.

O Acordo foi estabelecido em 1891 com o propósito de fornecer um mecanismo que permitiria um registro de marca internacional único e barato e eliminaria a necessidade de registrar, processar ou manter registros separados em vários países. O registro de uma marca sob o Acordo fornece para o equivalente legal de registro nos países membros designados pelo proprietário da marca. Se o escritório de marcas registradas do país designado não comunicar uma recusa de registro à WIPO dentro de 12 meses (estendida para 18 meses sob o Protocolo), a marca terá o mesma proteção que as marcas nacionais registradas naquele país. O Acordo também prevê um sistema de renovação simplificado, uma vez que o registro para renovação e as chances do registro original afetar todos os países incluídos no registro podem ser feitas através de um único arquivamento na WIPO.

Apesar das vantagens do registro através do Acordo, os EUA e vários outros países importantes (por exemplo, Austrália, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Islândia, Irlanda, Japão, Holanda, República da Coréia, Suécia, Reino Unido (clique aqui para uma lista de membros). do Acordo e do Protocolo) nunca aderiram ao Acordo por causa de defeitos percebidos em sua estrutura. Esses defeitos percebidos incluíam questões como a exigência de registro no país de origem antes que a proteção da marca pudesse ser concedida, risco ilimitado de ataque a marca, um curto período de exames, taxas inferiores às taxas correspondentes nos escritórios de marcas registradas do país de origem e limitações de designação.

O Protocolo de Madrid.

O Protocolo foi adotado em 1989 para corrigir as deficiências percebidas no Acordo. No entanto, o Protocolo mantém a intenção inicial do Acordo, criar um sistema de registro de marca internacional simples e barato. Portanto, enquanto apenas 57 países são atualmente parte do acordo, um total de 74 países, incluindo os EUA, são parte tanto do Acordo como do Protocolo ou do Protocolo por si só.

Associação Sobreposta.

Qualquer Estado Parte da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial pode tornar-se parte do Acordo ou do Protocolo ou de ambos. Além disso, uma organização intergovernamental pode tornar-se parte do Protocolo (mas não do Acordo) quando essas condições forem satisfeitas: pelo menos um dos Estados Membros da organização é parte da Convenção de Paris e a organização mantém um escritório regional para os fins de registrar marcas com efeito no território da organização. (Veja o Sistema de Madri) O número de países para os quais o registro internacional pode ser estendido corresponde à origem nacional do pedido básico ou registro e pode incluir os signatários do Acordo, o Protocolo, ou ambos. Como os EUA não são signatários do Acordo, um registro internacional baseado no pedido de registro de marca nos EUA seria limitado à proteção nos países que são membros do Protocolo. No entanto, as empresas multinacionais que registram suas marcas sob o Acordo ou o Protocolo precisam estar cientes da abertura de um conjunto fechado de membros s criadas pela sobreposição de membros. Para facilitar a possível confusão criada pela sobreposição de membros, a WIPO fornece o formulário MM2 (E) para a aplicação internacional do Protocolo e o formulário MM3 (E) para os aplicativos abrangidos pelo Contrato e pelo Protocolo. В.

Procedimento para um pedido internacional.

Os pedidos de registro internacional só podem ser apresentados por pessoas físicas ou jurídicas dentro de um país que seja parte do Acordo ou do Protocolo. O sistema de registro internacional de Madri não pode ser usado para proteger uma marca fora da União de Madri. só pode ser depositado por uma marca que já tenha sido registrada (ou, quando o pedido internacional for regido exclusivamente pelo Protocolo, se o registro tiver sido solicitado) no Escritório de origem. Um pedido internacional deve designar uma ou mais partes contratantes nas quais a marca deve ser protegida. As candidaturas podem ser alteradas para incluir outras Partes Contratantes após o pedido original de registo ter sido apresentado.

Existem três tipos de aplicativos internacionais:

1 - Um pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo; isto significa que todas as designações são feitas sob o Acordo;

2 - Um pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo; isto significa que todas as designações são feitas sob o Protocolo;

3 - Um pedido internacional regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo; isto significa que algumas das designações são feitas sob o Acordo e algumas sob o Protocolo.

Um pedido internacional deve ser apresentado ao Bureau Internacional da OMPI através do Escritório de origem e deve conter pelo menos:

1 - A reprodução da marca (que deve ser idêntica à do registo básico ou da aplicação básica)

2 - Uma lista dos produtos e serviços para os quais a proteção é solicitada, classificados de acordo com a Classificação Internacional de Bens e Serviços (Classificação de Nice).

O Escritório de Patentes e Marcas Comerciais dos Estados Unidos (USPTO) é o Escritório de origem para aplicações originárias dos EUA. Possui formulários eletrônicos para o registro de um pedido de registro internacional, designação subsequente e resposta a um aviso de irregularidade. Esses formulários podem ser acessados ​​aqui.

As aplicações regidas exclusivamente pelo Contrato devem estar em francês; aqueles que são regidos exclusivamente pelo Protocolo ou pelo Acordo e pelo Protocolo, podem ser em inglês ou francês, embora a Secretaria de origem possa restringir a escolha do requerente a uma dessas línguas.

As candidaturas internacionais estão sujeitas às seguintes taxas:

1 - A taxa básica.

2 - Uma taxa complementar para cada Parte Contratante designada pela qual não é devida nenhuma taxa individual;

3 - Uma taxa individual para qualquer Parte Contratante que seja designada de acordo com o Protocolo e tenha declarado que deseja receber tal taxa. Os valores das taxas individuais são determinados pelas respectivas Partes Contratantes e são publicados no Diário Oficial da OMPI da OMPI. Marcas cada uma destas Partes Contratantes tem a possibilidade, nos termos do Regulamento Comum, de especificar que essa taxa deve ser paga em duas partes (a primeira parte a ser paga no momento do depósito e a segunda parte quando, e se, o Organismo interessado está convencido de que a marca é elegível para protecção);

4 - Uma taxa suplementar para cada classe de bens e serviços além da terceira classe; nenhuma taxa suplementar é paga, no entanto, onde todas as designações são aquelas em que uma taxa individual deve ser paga.

Nos EUA, um solicitante internacional deve pagar taxas ao USPTO e ao Escritório Internacional. O USPTO cobra uma taxa para certificar pedidos internacionais e transmiti-los para a Secretaria Internacional, chamada de "taxa de certificação". A taxa de certificação é de US $ 100,00 por aula, se o pedido internacional for baseado em um único pedido ou registro nos EUA. A taxa de certificação é de US $ 150,00 por aula, se o pedido internacional for baseado em mais de um pedido ou registro nos EUA.

A Secretaria Internacional exige o pagamento de taxas com base no facto de a reprodução da marca ser a preto e branco e / ou colorida, as Partes Contratantes designadas no pedido internacional e o número de classes de produtos e serviços indicados no pedido internacional. As taxas de pedido internacional devem ser pagas diretamente à Secretaria Internacional em francos suíços.

Data de registro.

A Organização de origem deve certificar que todos os aspectos da marca são os mesmos do registro básico ou da aplicação básica. A Secretaria de Origem também deve certificar a data em que recebeu o pedido de apresentação do pedido internacional; se o pedido for recebido pela Secretaria Internacional no prazo de dois meses a contar dessa data e não houver elementos cruciais em falta na candidatura, a data de receção pelo Instituto de origem será a data do registo internacional. os requisitos aplicáveis, a marca é registrada no Registro Internacional e publicada na Revista da OMPI de Marcas Internacionais. A Secretaria Internacional notifica então cada Parte Contratante na qual a proteção foi solicitada. O registro internacional tem validade de 10 anos e pode ser renovado por períodos subsequentes de 10 anos mediante o pagamento das taxas exigidas.

Procurando por uma marca internacional.

A base de dados do Madrid Express é um sistema gratuito, atualizado diariamente, fornecido pela OMPI para procurar por Marcas Internacionais. O banco de dados possui tanto uma pesquisa simples quanto interfaces de pesquisa estruturadas. O Madrid Express inclui todos os registros internacionais atualmente em vigor ou expirados dentro do últimos seis meses. Reflete a situação do Registro Internacional de Marcas em 01/11/2002. Inclui também dados relativos a pedidos internacionais e subsequentes designações que foram recebidos pela Secretaria Internacional, mas que ainda não foram registrados no registro internacional de marcas. O usuário deve estar ciente de que, no caso de marcas ainda não registradas, a Secretaria Internacional ainda não tomou uma decisão sobre suas solicitações internacionais ou designações subseqüentes. A WIPO faz todos os esforços para garantir que as informações no banco de dados reflitam com exatidão os dados registrados no Registro Internacional. No entanto, o usuário também deve estar ciente de que a única publicação oficial permanece no Diário Oficial e as únicas declarações oficiais do Bureau Internacional sobre o conteúdo. do Registro Internacional para um determinado registro internacional, permanecem os trechos certificados do Registro estabelecido a pedido pela Secretaria Internacional.

Fontes de Impressão Recentes.

U. S. Implementação do Protocolo de Madrid. Fundação da Ordem dos Advogados da Carolina do Norte, Cary, N. C. (2005).

O Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e o Protocolo Relativo a este Acordo: Objetivos, Principais Características, Vantagens. Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Genebra (2004).

Guia para o Registo Internacional de Marcas ao abrigo do Acordo de Madrid e do Protocolo de Madrid Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Genebra (2004).

John T Masterson, marcas comerciais internacionais e direitos autorais: aplicação e gestão. Seção de direito internacional e prática, American Bar Association, Chicago (2004).

Jerome Gilson & amp; Anne Gilson Lalonde, o protocolo de Madrid: super-herói de marca registrada? Matthew Bender, Newark, N. J. (2004).

Artigos de Revistas Recentes.

Charles Samuels, um grande impulso em direção ao governo eletrônico: o Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos e a Implementação do Protocolo de Madri, 14 Alb. L. J. Sci. & amp; Tech. 535 (2006).

Lars Meyer, muito barulho por nada? Características, Benefícios e Implicações Práticas da Marca da Comunidade Européia, 5 Chi.-Kent J. Intell. Prop. 158 (Primavera, 2006).

Jon R. Cavicchi, Ferramentas e Estratégias de Pesquisa em Propriedade Intelectual Ferramentas e Estratégias para Busca de Marcas: Perguntas para o Novo Milênio, 46 ​​IDEA 649 (2006)

Thies Bosling, Protegendo a Proteção de Marcas Registradas em uma Economia Global - A Adesão dos Estados Unidos ao Protocolo de Madrid, 12 U. Balt. Intell. Prop. L. J. 137 (Primavera de 2004)

Jeffrey M. Samuels e Linda B. Samuels, acusação de marca internacional simplificada: O Protocolo de Madri entra em vigor nos Estados Unidos, 12 J. Intell. Prop. L. 151 (outono, 2004)

Conclusão.

Com a adesão dos Estados Unidos ao Protocolo de Madri, em 2003, a realidade de um sistema internacional de registro de marcas deu um passo à frente. O Sistema de Registro de Marcas Internacionais de Madri agora é mais inclusivo e oferece negócios e indivíduos nos Estados Unidos. Estados e outros países membros uma maneira simples, acessível e eficiente de obter e manter suas marcas registradas. Este artigo pretendia fornecer conhecimento sobre o Sistema de Registro Internacional de Marcas de Madri e ajudar pesquisadores a encontrar materiais, recursos e formulários necessários registro sob o sistema. O artigo não foi planejado para ser um guia detalhado ao sistema de Madrid. Os pesquisadores que necessitam de mais informações devem consultar os textos acadêmicos e as publicações oficiais descritas neste artigo para obter informações mais detalhadas.

40 Washington Square South, Nova York, Nova York 10012-1099.

O sistema de Madrid & # 8211; Ponteiros sobre o protocolo para os proprietários de marcas nos EUA.

Por Dennis Prahl, Esq.

1. Introdução.

2. O sistema de Madrid.

2.1 O Acordo de Madrid.

2.2 O Protocolo Relativo ao Acordo de Madrid.

3. O Processo para os Proprietários de Marcas dos Estados Unidos que Utilizam o Protocolo de Madrid.

4. Os Perigos para os Proprietários de Marcas dos EUA.

5. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO.

Em 2 de novembro de 2003, os Estados Unidos entraram em uma nova era de proteção de marcas internacionais, aderindo ao Protocolo Relativo ao Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional de Marcas (“o Protocolo”). Embora o sistema de registro de marcas dos Estados Unidos remonte a 1881, e as origens do Protocolo remontam a 1891, os Estados Unidos evitaram o envolvimento com o Protocolo e seu antecessor, o Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas (“Madri”). Contrato ”), por 112 anos.

Como qualquer pessoa que tenha enfrentado problemas de marcas transfronteiriças sabe, os direitos de marca registrada são territoriais, ou seja, um direito de marca registrada adquirido em uma jurisdição geralmente não dá direitos à marca registrada em outras jurisdições. Como resultado, os proprietários de marcas comerciais com interesses multinacionais devem buscar proteção separada de suas marcas registradas em cada jurisdição de interesse. Muitos países tentaram atenuar a dificuldade de obter proteção de marcas além-fronteiras criando tratados de proteção de múltiplas jurisdições, como o sistema Benelux, a Marca da Comunidade Européia e o sistema Organização Africana da Propriedade Intelectual (OAPI), que estabeleceu um registro único de marca. sistemas que fornecem proteção em todos os estados membros.

Em vez de criar um registro unificado, o Acordo de Madri e o Protocolo permitem que os proprietários de marcas comerciais renunciem a pedidos de marcas separadas em cada país em favor do preenchimento de um único pedido que pode ser estendido a cada país membro.

Na economia global atual, a proteção de marcas registradas é de extrema importância para qualquer empresa que deseje obter uma participação de mercado entre os consumidores globais. A abertura de mercados estrangeiros produziu uma gama muito mais ampla de mercados potenciais do que se pensava anteriormente. O protocolo trouxe muitas mudanças, bem como desafios, aos proprietários de marcas comerciais dos EUA.

2. O SISTEMA DE MADRID.

O Sistema de Madri é administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) [1] localizada em Genebra, na Suíça, a qual é conhecida como a Secretaria Internacional e é responsável pelo processamento de registros internacionais e pela recepção de todos os documentos relacionados ao Sistema de Madri. O Sistema permite que uma pessoa física ou jurídica que seja de um país membro e que tenha um pedido de registro de marca ou registro nesse país membro apresente um pedido de marca internacional perante a Secretaria Internacional na OMPI. O processo de inscrição internacional começa quando o detentor da marca registra seu pedido de registro internacional com o seu escritório nacional de marcas registradas. O escritório envia a solicitação à Secretaria Internacional, que emite um registro internacional, publica os dados e encaminha a solicitação ao escritório de marcas registradas de cada país membro designado pelo solicitante. A proteção é concedida automaticamente em cada país designado, a menos que, dentro de um período de tempo, uma objeção seja emitida pelo escritório de marcas registradas desse país. As objeções são então tratadas sob as leis e procedimentos locais.

Dois tratados compõem o Sistema de Madri: o Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e o Protocolo Relativo ao Acordo de Madri. Embora os Estados Unidos tenham aderido apenas ao Protocolo, é essencial ter uma compreensão tanto do Acordo de Madri quanto do Protocolo para compreender plenamente o Sistema de Madri.

2.1 O ACORDO DE MADRID.

O Acordo de Madri foi o primeiro dos dois tratados que compõem o Sistema Madri. A França, a Suíça, a Tunísia, a Espanha e a Bélgica assinaram o Acordo em 1891 nos termos do Artigo 19 [2] da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (“Convenção de Paris”) de 1883 com a idéia de desenvolver um sistema de registro internacional conceder proteção a marcas entre seus membros.

Embora os Estados membros possam manter suas leis de marcas nacionais independentes e diversas, o Acordo estabelece um conjunto uniforme de regras para a apresentação e proteção de um registro internacional em todos os países membros. Abrange questões referentes ao registro da marca e seus efeitos, idioma oficial de apresentação, duração e renovação da proteção, alterações no registro, bem como a possibilidade de invalidação de registro de marca internacional.

Nos termos do Acordo, os nacionais das partes contratantes que têm um registro de marca no País de Origem podem solicitar um registro de marca internacional perante a Secretaria Internacional. O país de origem é o lugar onde o requerente tem um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo, o país em que ele tem seu domicílio ou o país do qual ele é nacional. [3]

O pedido de registro internacional deve basear-se em marca registrada (“registro residencial”); pode não ser baseado em um pedido de marca pendente. É possível basear um registro internacional em dois ou mais registros residenciais. O pedido é apresentado através do Escritório de Origem, que é o escritório de marcas registradas do país de origem do requerente.

A especificação de bens e serviços cobertos pelo registro internacional não pode ser mais ampla do que a especificação de bens e serviços do (s) registro (s) domiciliar (es), embora o primeiro possa ser mais restrito do que o segundo. A proteção não pode exceder os bens ou serviços especificados no (s) registro (s) básico (s). O pedido de registro internacional deve ser apresentado em francês e deve designar todos os países membros em que o solicitante deseja registrar sua marca.

O acordo prevê que todas as comunicações entre os Escritórios de Marcas dos Estados membros e a Secretaria Internacional devem estar em francês. Isto coloca um fardo sobre os Escritórios de países que não são de língua francesa ou bilíngües, pois todas as notificações e outras comunicações entre tais Escritórios e a Secretaria Internacional devem ser traduzidas.

A Secretaria Internacional examina a solicitação e, desde que todos os requisitos formais sejam cumpridos, a marca é registrada no Registro Internacional e um certificado é enviado ao candidato. O registro internacional é então publicado no WIPO Gazette e os Escritórios de Marcas dos estados membros designados pelo registro internacional são notificados de que o registro internacional deve ser estendido ao seu país. Estas designações nacionais são regidas pelas mesmas disposições que as aplicações nacionais nos países designados, no que se refere à análise e a objeções de terceiros.

Após o recebimento da notificação da designação do registro internacional em seu país, os Escritórios de Marcas das Partes Contratantes têm um prazo de 12 meses para notificar a Secretaria Internacional de qualquer recusa, objeção ou oposição de terceiros à proteção do registro internacional. naquele país. Qualquer notificação enviada pelos Escritórios designados após esse prazo não será considerada e a marca registrada será considerada como registrada naquele país, com os mesmos direitos que qualquer outro registro de marca nacional. O prazo de 12 meses estabelecido pelo Acordo é considerado muito curto para muitos países que têm períodos de exames rigorosos e longos ou falta de uma infraestrutura para realizar um exame dentro desse período de tempo.

Uma vez que o solicitante receba a notificação de recusa, objeção ou oposição, ele deve contratar um representante local para continuar com o processo perante o escritório de marcas locais. As leis locais regem os procedimentos perante os Escritórios dos estados membros; o Acordo não contém disposições relativas a tais procedimentos.

Se a prorrogação do registro internacional não for recusada pelos escritórios designados, os Escritórios devem conceder proteção do registro por um período de 20 anos, renovável por períodos subsequentes de 20 anos. Na prática, no entanto, as taxas de proteção são pagas por períodos de dez anos. Esses registros internacionais têm os mesmos efeitos que os registros nacionais de marcas registradas sob as leis nacionais.

O Acordo prevê um sistema de taxas fixas, segundo o qual o solicitante de um registro internacional deve pagar uma taxa básica para o registro internacional, uma modesta taxa suplementar de classe para cada classe além dos três primeiros e uma modesta taxa complementar para cada designado. país. Muitas vezes, as taxas complementares que são pagas aos escritórios nacionais são insuficientes para cobrir os custos dos exames e dos processos. No entanto, a favor do proprietário da marca registrada, as taxas complementares às vezes são menores que as taxas oficiais locais para o preenchimento de solicitações nacionais diretamente com o Escritório de marcas registradas local.

Nos termos do Acordo, a existência do registro internacional permanece dependente da existência do registro básico durante os primeiros cinco anos a partir da data do registro internacional. [4] Como resultado, se o registro básico de marca for rejeitado, cancelado, retirado ou de qualquer outra forma deixar de existir durante este período de tempo, ou como resultado de uma ação iniciada dentro do período de dependência de cinco anos, o registro internacional, e todas as suas extensões nacionais, também são consideradas revogadas. O mesmo se aplica quando o registro básico é apenas parcialmente afetado: o registro internacional e todas as suas extensões também serão afetadas. Uma vez que o período de cinco anos tenha terminado, o registro internacional torna-se independente do registro básico e suas extensões só podem ser contestadas de acordo com as leis nacionais individuais nos países para os quais ele foi estendido. Essa dependência é absoluta e não é afetada por qualquer mudança de propriedade no registro básico ou no registro internacional. A capacidade de terceiros de iniciar esse tipo de invalidação, atacando apenas o registro básico, é conhecida como “ataque central” e os efeitos da perda de todo um portfólio de marcas durante a noite podem ser devastadores para o detentor da marca.

A grande vantagem para o proprietário de um registro internacional é que o proprietário pode atribuir, alterar e renovar o registro internacional e todas as suas extensões nacionais através de um arquivamento na Secretaria Internacional, em vez de ter que arquivar diretamente com os Escritórios de Marca locais através de agentes locais. .

Embora muitos países europeus tenham sido membros de longa data do Acordo [5], o facto de países como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Japão e outros grandes países comerciais não serem partes limitarem o âmbito territorial de protecção que o Acordo poderia proporcionar. Os países não membros perceberam cinco grandes dificuldades com o Acordo: 1) a gravidade do ataque central; 2) a exigência de registro domiciliar; 3) os prazos severos no exame nacional das designações de registro internacional; 4) a inadequação do sistema de taxas para cobrir os custos básicos; e 5) o requisito oneroso de usar o francês como única língua oficial. O Acordo foi revisto várias vezes [6], mas as revisões nunca foram capazes de abordar os principais problemas que frustraram sua aceitação universal. Uma tentativa de um tratado rival, o Tratado de Registro de Marcas, assinado em 1973, também não conseguiu alcançar popularidade generalizada.

No entanto, durante os anos 80, com a evolução da ideia de uma Marca Comunitária Européia, a OMPI sentiu-se pressionada a desenvolver um sistema mais atraente aos países não-membros do Acordo de Madri, especialmente aos países da Comunidade Européia que ainda não eram parte do acordo. Acordo e não eram susceptíveis de se tornarem assim. Portanto, a WIPO assumiu a tarefa de redigir um novo tratado que tornaria o Acordo mais atraente para os não-membros. O Comitê de Peritos elaborou dois protocolos, mas somente um único protocolo foi adotado, o que introduziu modificações no Acordo para atrair membros de países não membros.

2.2 O PROTOCOLO RELATIVO AO ACORDO DE MADRID.

Em 27 de junho de 1989, durante a Conferência Diplomática realizada em Madri, foi assinado o “Protocolo relativo ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas”. O Protocolo entrou em vigor em 1º de dezembro de 1995 e entrou em operação em 1º de abril de 1996, coincidentemente na mesma data em que o sistema da Marca Comunitária Européia tornou-se oficialmente operacional.

O Protocolo abrange os mesmos temas que o Acordo, mas introduziu mudanças importantes que abordam os defeitos do Acordo percebidos pelos países não membros. Como um dos objetivos do Protocolo era tornar o Sistema de Madri mais atraente para os países comercialmente importantes, os Estados Unidos participaram do processo não apenas como observador, mas também como consultor. Com essa participação, a eventual adesão dos Estados Unidos ao Sistema de Madri foi vista apenas como questão de tempo.

Uma das mudanças mais notáveis ​​introduzidas pelo Protocolo foi a capacidade de basear um registro internacional em um registro residencial ou em um aplicativo residencial. Isso foi visto como uma grande vantagem para os proprietários de marcas registradas de países com longos procedimentos de exame e oposição, como o Reino Unido, os Estados Unidos e o Japão. Um solicitante de protocolo não precisa de um registro concedido para obter um registro internacional e estendê-lo aos países membros.

A fim de aliviar as limitações de tempo de exame do Acordo, o Protocolo prevê que o período de exame nacional para uma extensão de um registro internacional permaneça 12 meses, mas cada país pode optar por estender o período por até 18 meses, com um adicional de sete meses. meses no caso em que uma recusa é baseada em uma oposição que é iniciada antes do período de 18 meses expirar. Um número significativo de países já optou pelo período mais longo.

O inglês, junto com o francês, tornou-se o idioma oficial do protocolo e o espanhol foi posteriormente adicionado. O requerente pode escolher o idioma do pedido, a menos que o Escritório de Origem declare o contrário. Esperava-se que isso diminuísse a carga nos países onde o francês não é uma língua habitual.

O sistema de taxas também foi modificado pelo Protocolo. Em vez de estarem vinculados pela taxa complementar nominal discutida acima sob o Acordo, os países membros do Protocolo podem optar por cobrar uma taxa individual que esteja mais de acordo com sua estrutura de taxas locais.

A dependência do registro internacional no (s) pedido (s) básico (s) ou registro (s) também foi facilitada pelo Protocolo. De acordo com o Protocolo, o registro internacional ainda depende do requerimento básico ou registro durante os primeiros cinco anos da data do registro internacional [7], de forma que se o pedido ou registro básico de marca for recusado pelo Escritório de Origem, cancelado, renunciado, revogado, invalidado ou que tenha decorrido, no todo ou em parte, durante este período de tempo, ou subsequentemente como resultado de uma ação iniciada durante este período, o registro internacional e todas as suas extensões serão igualmente afetados. No entanto, o Protocolo introduziu o conceito de "transformação", pelo qual o proprietário da marca registrada pode, no prazo de três meses a partir da data do cancelamento do registro internacional, arquivar solicitações nacionais diretamente nos Escritórios de Registro locais para substituir as extensões canceladas ou partes dele. e reivindicar o benefício da data de prioridade original do registro internacional.

Assim, embora os efeitos do “ataque central” permaneçam os mesmos, os danos colaterais podem ser mitigados, pois o proprietário da marca registrada tem a capacidade de manter a data de prioridade estabelecida pelo registro internacional. Isso é especialmente importante em muitos países onde a prioridade é determinada pela data de apresentação, e não pela data do primeiro uso, e nos casos em que o proprietário da marca registrada está envolvido em processos de execução com base na extensão nacional de um registro internacional.

Nos termos do Protocolo, o período de proteção foi reduzido de 20 anos, segundo o Acordo, para 10 anos a partir do registro, renovável por períodos adicionais de 10 anos.

O Acordo de Madri e o Protocolo são tratados separados que cobrem o mesmo assunto e que podem, e têm, sobreposição de membros. A relação entre os dois tratados é definida pelo artigo 9sexies do Protocolo, que é conhecido como Cláusula de Salvaguarda. Nos termos do artigo 9º, os membros do Sistema de Madrid são classificados em três grupos: i) membros do Acordo, ii) membros do Protocolo e iii) membros do Acordo e do Protocolo. Se o Escritório de Origem e os países designados forem membros de ambos os tratados, o registro internacional será regido pelo Acordo. Se o Escritório de Origem e os países designados forem apenas membros do Protocolo, o registro internacional será regido pelo Protocolo. No entanto, se o Escritório de Origem for um membro do Acordo e os países designados incluírem apenas membros do Protocolo, bem como membros do Acordo, o registro internacional será regido pelo Protocolo e pelo Contrato, dependendo de qual país for designado. Proprietários de marcas registradas cujos países não são parte de ambos os tratados não podem estender seus registros internacionais a países que não fazem parte do mesmo tratado. Por exemplo, um proprietário de marca registrada do Reino Unido, que é parte apenas do Protocolo, não pode estender seu registro internacional ao Egito, que é parte apenas do Contrato.

A OMPI gastou muito tempo e esforço tentando fazer com que o maior número possível de países aderisse ao Sistema de Madri para que se tornasse um verdadeiro sistema de registro internacional.

O Protocolo também foi ratificado pela União Européia, de modo que é possível que o Escritório de Marcas da Comunidade Européia seja designado em um pedido de registro internacional e, da mesma forma, que um pedido ou registro de Marca Comunitária Européia sirva como base para um registro internacional. registro internacional.

3. O PROCESSO PARA OS PROPRIETÁRIOS DE MARCAS COMERCIAIS DOS ESTADOS UNIDOS QUE UTILIZAM O PROTOCOLO DE MADRID.

Antes da adesão ao Protocolo, os proprietários de marcas norte-americanas que buscavam proteger suas marcas no exterior tinham que preencher pedidos separados em cada país. O processo pode ser demorado e caro, constituindo barreiras para pequenas e médias empresas, que foram forçadas a abrir mão da proteção de suas marcas registradas e se contentar com a proteção limitada em apenas alguns países “comercialmente importantes”.

Sob o Protocolo, o proprietário de um pedido de marca pendente ou um registro de marca concedido pelo Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO) pode apresentar ao USPTO um pedido de registro internacional, desde que o proprietário seja um nacional dos Estados Unidos, tem domicílio nos Estados Unidos ou possui um estabelecimento industrial ou comercial real e eficaz nos Estados Unidos.

A candidatura deve especificar a que países o requerente deseja estender o registo internacional e deve conter outras informações relevantes sobre o âmbito da proteção desejada e a base para a aplicação. O USPTO encaminhará a solicitação para a Secretaria Internacional, que a) examinará a solicitação para garantir o cumprimento das formalidades, b) emitirá um registro internacional e um certificado correspondente, c) publicará os dados do registro internacional na Gazeta da OMPI. e d) encaminhar as informações do registro internacional a todos os países designados onde a proteção é solicitada.

Depois que o registro internacional é publicado no WIPO Gazette, muitos dos estados membros designados que têm procedimentos de oposição calculam o prazo da oposição nacional na publicação da WIPO Gazette, embora haja aqueles que calculam o prazo da oposição a partir da data em que os dados do registro internacional são republicados no diário nacional.

Os escritórios de marcas registradas dos países designados então têm um período de 12 ou 18 meses, dependendo de qual período eles elegeram, para examinar o registro internacional e notificar a Secretaria Internacional se quaisquer objeções surgiram, seja de ofício ou por terceiros. festas. A Secretaria Internacional então notifica o proprietário do registro internacional, ou seu representante, de tais objeções. A Secretaria Internacional não intervém sob qualquer forma no que diz respeito à recusa de questões de proteção. [11] Se o proprietário do registro internacional desejar buscar a proteção do registro internacional em um país onde uma objeção foi levantada, ele deve alistar um agente local ou um advogado para prosseguir com os procedimentos perante a autoridade nacional relevante.

Não obstante os benefícios do Protocolo, existem algumas preocupações em relação ao registro internacional e aos processos de registro de marcas nos Estados Unidos que devem ser considerados ao preencher um pedido internacional com base em um pedido pendente ou registro concedido pelo Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos.

4. OS PERIGOS PARA OS PROPRIETÁRIOS DE MARCAS DOS EUA.

Apesar das muitas vantagens que o Protocolo oferece aos proprietários de marcas norte-americanas, a estrada através de Madri não está isenta de riscos. Duas peculiaridades da Lei de Marcas dos Estados Unidos, quando comparadas com as leis de marcas registradas de outros países, são particularmente desvantajosas para os proprietários de marcas registradas dos EUA ao usar o Protocolo de Madrid: 1) a abordagem restritiva do USPTO às especificações de bens e serviços e 2) a exigência de uso para obter registro.

Em quase todos os países fora dos Estados Unidos, os registros de marcas registradas podem ser obtidos para especificações extremamente amplas de bens e serviços e podem ser adquiridos sem qualquer uso real da marca. Embora na maioria dos casos esses direitos amplos acabem se tornando o assunto dos requisitos do usuário, a maioria desses requisitos do usuário não entra em vigor até que o período de dependência de registro internacional de cinco anos discutido acima expire.

Como resultado das especificações restritas de bens e serviços que devem ser usados ​​ao registrar marcas registradas nos EUA, os registros internacionais correspondentes obtidos com base em tais marcas registradas nos EUA também são limitados em sua proteção. Isso se mostra extremamente desvantajoso naquelas jurisdições onde questões de confusão com marcas de terceiros são decididas em teorias muito restritas daquilo que é considerado confusamente similar. Por exemplo, um fabricante de botas para caminhada nos Estados Unidos que obtiver um registro de marca nos Estados Unidos para botas para caminhada e obter um registro internacional baseado em tal registro nos EUA pode não ser capaz de usar a extensão desse registro internacional para uma marca conflitante de vestuário em alguns países, porque eles adotam uma interpretação muito restrita do que constitui bens similares. Portanto, os proprietários de marcas registradas dos EUA devem contratar um advogado de marcas registradas que esteja ciente de tais idiossincrasias na prática de marcas estrangeiras para determinar se eles podem proteger melhor sua marca, preenchendo um requerimento nacional amplo ou obtendo e estendendo um registro internacional restrito.

Da mesma forma, o requisito do usuário dos EUA é uma faca de dois gumes para os proprietários de marcas registradas dos EUA. Para que os proprietários de marcas registradas dos EUA obtenham o registro, eles devem usar suas marcas no comércio em relação aos bens ou serviços especificados. Se eles obterem um registro internacional baseado em um pedido dos EUA e não satisfizerem a exigência do usuário em parte ou no todo, o requerimento não será emitido para registro, ou será emitido apenas em relação a alguns bens e serviços e não outros que foram originalmente especificados. O registro internacional, e todas as suas extensões, nas quais tal aplicação é baseada, será igualmente afetado pelas disposições de dependência.

Essa situação também impedirá que os proprietários de marcas registradas dos EUA usem o Protocolo para obter proteção para marcas, ou variações de marcas, que eles não desejem usar nos Estados Unidos, mas que desejem usar em outros países membros do Protocolo.

Por outro lado, a Lei de Implementação do Protocolo de Madrid (MPIA) nos Estados Unidos não modificou os requisitos de declaração de uso dos EUA, mas replicou as seções 8 e 15 da Lei Lanham com as seções 71 e 73 do MPIA em relação aos registros internacionais que designam os EUA. A falha dos proprietários de extensões de registro internacionais dos EUA, que não são dos EUA, de apresentar as declarações requeridas, causará o cancelamento da marca pelo Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA. Da mesma forma, se um proprietário da marca registrada dos EUA não puder satisfazer esses requisitos com relação ao seu próprio registro de marca nos EUA e se o registro internacional ainda estiver no período de dependência, o registro internacional e todas as extensões serão cancelado.

Os proprietários de marcas registradas dos EUA também devem estar cientes de que suas marcas que podem ser consideradas registráveis ​​nos Estados Unidos não podem ser consideradas registráveis ​​em outros países membros de Madri, de acordo com as práticas nacionais inerentes ao registro. A incapacidade de alterar a forma da marca em um registro internacional exige que os proprietários de marcas registradas dos EUA obtenham um aconselhamento sólido antes de tentar o uso do Protocolo para marcas limítrofes. Além disso, as marcas dos EUA no Registro Suplementar não podem servir de base para um registro internacional.

Embora o Protocolo permita que os proprietários de marcas registradas dos EUA "arquivem" proteção de marcas registradas simultaneamente em várias jurisdições, as leis e práticas locais de marca registrada ainda regem o tratamento das designações nacionais dos registros internacionais. Quaisquer problemas que surjam na forma de Ações Oficiais ou objeções inter partes devem ser tratados em procedimentos perante os escritórios de marcas designados. Esses processos são regidos pelas regras da prática de marcas locais e exigem representação local. Isso também cria o potencial para problemas. Os termos para responder às Ações Oficiais em alguns países são muito curtos e exigem que o conselho local esteja disponível quase imediatamente após o recebimento da notificação de uma Ação Oficial ou oposição. Caso surjam problemas de conflito de interesses com o advogado local preferencial, o advogado suplente deve estar imediatamente disponível. Sem uma sólida rede de advogados, o atraso causado na resposta aos escritórios de marcas locais pode ser fatal.

Os proprietários de marcas registradas também devem estar cientes, ou serem informados por seus advogados, de que existe um nível de tratamento inconsistente com relação às extensões de registro internacional sob as leis nacionais. Na pressa de se tornarem membros do clube comercial global, muitos países menos desenvolvidos depositaram seus instrumentos de ratificação no Protocolo de Madri sem realmente revisar suas leis e procedimentos nacionais para acomodar o Protocolo. Como resultado, o efeito legal e a exequibilidade das extensões de registros internacionais para esses países permanecem altamente questionáveis. Consequentemente, o Protocolo pode não ser o melhor mecanismo pelo qual se pode obter proteção de marca registrada em tais países.

Outros países que aderiram ao Protocolo declararam que não aceitarão designações de registros internacionais com uma data efetiva de registro que preceda sua própria adesão ao Protocolo.

Os estados-membros de Madri também incluem certos países com os quais os Estados Unidos não têm relações diplomáticas ideais ou que se envolvem em práticas que poderiam levar proprietários de marcas comerciais a violar a lei dos EUA. Os proprietários de marcas registradas dos EUA que tentam estender seu registro internacional a estados membros que são objeto de procedimentos de embargo dos EUA, por exemplo, podem se considerar violadores da lei dos EUA. Da mesma forma, os proprietários de marcas registradas dos EUA que tentarem cumprir as solicitações que violariam as leis antiboicote dos EUA com relação ao boicote árabe de Israel podem, inconscientemente, violar as leis dos EUA e ficar sujeitos a penalidades administrativas e criminais.

Os contratos de atribuição e licenciamento também levantam questões importantes que merecem atenção especial, pois podem afetar os direitos dos proprietários de marcas registradas dos EUA ao utilizar o Protocolo. Embora seja possível registrar uma cessão de um registro internacional e suas extensões, seja no todo ou em parte, é importante observar que a validade de tais atribuições com respeito a extensões nacionais de registro internacional ainda é regida pela lei local. Em particular, questões de atribuição com boa vontade, pagamento de impostos sobre transferências, etc., devem todas ser satisfeitas ao abrigo das leis locais relevantes e a não execução pode tornar a cessão ineficaz em tais jurisdições.

Além disso, os registros internacionais só podem ser atribuídos a partes que são elegíveis para obter registros internacionais, ou seja, partes que são nacionais de, são domiciliados, ou que têm um estabelecimento comercial e industrial real e eficaz em um país que é um estado membro. do Acordo e Protocolo de Madrid. Isso levanta duas questões importantes na atribuição de registros internacionais. Os registros internacionais e suas extensões não podem ser atribuídos a partes que não têm legitimidade para obter um registro internacional. Por exemplo, se os EUA ingressarem no Protocolo, mas o Canadá não, e um proprietário de marca registrada dos EUA desejar vender sua marca, que é protegida por um registro internacional, a uma parte canadense, a parte canadense não poderá assumir uma tarefa. do registro internacional. Isso cria inúmeros problemas na estruturação dessas transações e diminui drasticamente o valor do portfólio que está sendo vendido.

Além disso, os proprietários de marcas comerciais dos EUA que desejarem assumir uma atribuição de um registro internacional e suas extensões nacionais só poderão fazê-lo na medida em que o registro internacional for estendido a outra parte do Protocolo. Por exemplo, uma parte dos Estados Unidos, que seria parte apenas do Protocolo, tendo uma cessão de um registro internacional que havia sido estendido à França (país do Acordo e Protocolo) e à Argélia (somente acordo), só poderia possuir a Extensão francesa, não a extensão egípcia. As a result, great care must be taken when structuring trademark asset transfers where international registrations are involved and careful thought should be given to whether the advantages in obtaining international registrations outweigh the potential complications involved in transferring them.

In April, 2002, the Common Regulations governing the Madrid System were amended to provide that license agreements could be recorded by the International Bureau against international registrations. Previously, it was not possible for the International Bureau to record such agreements, which could only be recorded at the national level. Unlike the United States, numerous countries require that trademark license agreements be recorded in order to be effective. Notwithstanding this development, a significant number of countries have declared that a license agreement recorded by the International Bureau against an international registration will have no effect in their jurisdiction and trademark owners seeking to satisfy license recordal requirements must be aware of such inconsistent treatment.

5. CONCLUSION.

The Madrid System has undergone significant changes in recent years and it is anticipated that more will come. Membership continues to increase every year. There are also proposals on the table that could greatly affect the functioning of the system in an overall effort to move toward a single agreement, rather than the current combination of the Agreement and the Protocol.

US trademark owners have a very useful tool in seeking protection for their trademarks in other countries at a fraction of the cost and time as before. However, the Protocol is not a perfect instrument, and is certainly not a panacea to the complex problems raised by protecting trademarks on a global basis. More than ever before, US trademark owners require expert counsel in the area of international trademark law to ascertain the maximum benefits that international registration can offer, while simultaneously determining how to overcome or prevent pitfalls that may arise in using the Madrid System.

[1] The World Intellectual Property Organization is a specialized agency of the United Nations dedicated to the promotion and protection of Intellectual Property in all its forms.

[2] Article 19 (Special Agreements) “It is understood that the countries of the Union reserve the right to make separately between themselves special agreements for the protection of industrial property, in so far as these agreements do not contravene the provisions of this Convention.”

[3] Madrid Agreement, Article 1(2).

[4] Madrid Agreement, Article 6(3)

[5] See Treaties and Contracting Parties at wipo. int/madrid/en/index. html.

[6] The Agreement was revised in Brussels in 1900, Washington in 1911, The Hague in 1935, London in 1934, Nice in 1957 and Stockholm in 1967.

[7] Protocol, Article 6(4).

[8] Current list of members can be seen at wipo. int/madrid/en/index. html.

[9] Madrid Agreement, Article 10 and Madrid Protocol, Article 10.

[10] The Regulations are the rules governing administrative procedures.

[11] See, Guide to the International Registration of Marks, WIPO, Section B. II.37.03: “It is not within the competence of the International Bureau to express an opinion as to the justification or to intervene in any way in the settlement of the substantive issues raised by such a refusal.” Dennis Prahl is a partner in the New York Office of Ladas & Parry LLP, a multinational law firm which specializes in the acquisition, protection, maintenance and enforcement of intellectual property rights in the United States and throughout the world.

© Dennis S. Prahl 2007, revised 2014. All rights reserved.

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23.Feb.18 Danielle Weitzman will be a guest speaker at the IP Externship Seminar to be held at New York Law.

21.Feb.18 Matthew Asbell will be a speaker in an upcoming Strafford live webinar entitled, “Fraud in.

20.Feb.18 Our attorneys provide some general guidance on issues related to claiming use in U. S. trademark.

14.Feb.18 Dennis Prahl contributed a chapter in: “Intellectual Property Law in Cyberspace, Third.

Protocolo de Madrid.

O Protocolo Relativo ao Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional de Marcas - o Protocolo de Madri - é um dos dois tratados que compõem o Sistema de Madri para o registro internacional de marcas. O protocolo é um tratado de arquivamento e não um tratado substantivo de harmonização. Ele oferece uma maneira econômica e eficiente para os titulares de marcas registradas - indivíduos e empresas - garantir a proteção de suas marcas em vários países através do preenchimento de um formulário com um único escritório, em um único idioma, com um conjunto de taxas. uma moeda. Além disso, nenhum agente local é necessário para arquivar o aplicativo. Embora um Registro Internacional possa ser emitido, continua sendo o direito de cada país ou parte contratante designado para proteção determinar se a proteção de uma marca pode ou não ser concedida. Uma vez que o escritório de marcas registradas em um país designado concede proteção, a marca é protegida naquele país como se esse escritório a tivesse registrado. O Protocolo de Madrid também simplifica a gestão subsequente da marca, uma vez que uma simples etapa processual única serve para registrar mudanças subseqüentes na propriedade ou no nome ou endereço do titular junto à Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. A Secretaria Internacional administra o Sistema de Madri e coordena a transmissão de solicitações de proteção, renovações e outras documentações relevantes a todos os membros.

Procedimentos e Guias.

Nova descrição de marca voluntária nos formulários de inscrição internacional e subsequente designação e processos especiais de arquivamento (novembro de 2017) Dicas para evitar a negação de certificação de inscrição internacional (março de 2016) Destaques especiais de Madri: Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA (USPTO) formulários para envio de documentos relacionados com o Protocolo de Madrid (NOTA: Formulários electrónicos TTAB de Madrid estão disponíveis) FAQs Depois de apresentar um pedido internacional Petição para Revisar Folha de Informação sobre Certificação de Denominação Extensão Registrada de Requisitos de Manutenção de Protecção (UPDATE: 17Mar2010) Os titulares de registros internacionais buscam a extensão da proteção para os Estados Unidos da América: evitando recusas provisórias (um aviso de informações da Organização Mundial da Propriedade Intelectual) Dicas para distribuidores de respostas a avisos de irregularidade Dicas para editores de papel Manual de marca do procedimento de exame (TMEP), capítulo 1900 - Protocolo de Madrid AVISO: Comunicações emitidas por terceiros não relacionados à OMPI.

Trademark Alterações técnicas e conformes Regra final provisória [PDF] (24Jun2010) Aviso: Alteração de Modos de Pagamento do Protocolo de Madrid (Em vigor a 01Jan2008) Correspondência com a Unidade de Processamento de Madrid do Departamento de Marcas e Patentes dos Estados Unidos [PDF] (16Apr.2007) [PDF] (27set.2003) Mudanças nas Regras do Protocolo de Madrid [PDF] (24set2003) Notificação da Proposta de Regulamentação das Regras de Prática para Pedidos Relacionados a Marca sob a Lei de Implementação do Protocolo de Madrid [PDF] (28Mar2003) Comentários sobre Regras de Prática para Pedidos apresentados ao abrigo da Lei de Execução do Protocolo de Madrid (30 de maio de 2003)

Lei de Implementação do Protocolo de Madrid (Pub. L 107-273), 116 Stat. 1758, 1913-1921 [PDF] Lei de Alteração Técnica e Conformidade de Marcas de 2010.

Seminário sobre Protocolo de Madrid (23 de outubro de 2013)

Avisos da OMPI.

Avisos Especiais.

Prazo de Prioridade de Aplicação Internacional da TEASi.

Se você tem um prazo de apresentação de prioridade de hoje e não pode arquivar eletronicamente, preencha o formulário MM2 no site da OMPI em wipo. int/madrid/en/forms/ e, em seguida, registre uma "Petição ao Diretor sob a Regra de Marcas Registradas 2.146" ( uspto. gov/trademarks/teas/petition_forms. jsp) usando o número serial ou de registro básico do aplicativo. Anexe o formulário MM2 na seção "Upload de arquivo". Solicite que a taxa de petição de US $ 100,00 seja aplicada à (s) taxa (s) de certificação dos EUA. Indique se você gostaria de ser contatado para fornecer as taxas de inscrição internacional, autorizar o pagamento para a conta de depósito do USPTO ou pagar diretamente à WIPO. Você será notificado de qualquer deficiência na taxa de certificação. Assim que a petição for apresentada, entre em contato com o Escritório de Petições pelo telefone 571-272-8950 e avise-os que um pedido internacional foi apresentado por petição. Forneça o número de registro ou serial básico da aplicação usado para arquivar a petição e solicite que o processamento seja expedido. Se você não puder usar o formulário de petição, por favor, envie a petição requerida e o formulário MM2 para o e-mail TEAS@uspto. gov com taxas de certificação apropriadas pagáveis ​​por conta de depósito ou enviando um formulário de pagamento por cartão de crédito.

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